Lizenzvertrag
Inhaltsübersicht
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1. Überblick
Verfolgt man die Entwicklung in Konzernen etwas genauer, so wird man feststellen, dass bedeutende Umsatzanteile häufig auf Lizenzeinnahmen entfallen.
Die Wirkungen von Lizenzen sind im Deutschen Patentgesetz festgelegt. Danach verleiht ein Patent seinem Inhaber das Recht, Dritten die Nutzung der geschützten Erfindung zu verbieten und über eine Erfindung alleine zu verfügen. Ohne Zustimmung des Patentinhabers ist es demnach untersagt, den geschützten Gegenstand herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen bzw. zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen. Aus diesem Grund bestimmt § 15 Abs. 2 PatG, dass Rechte aus dem Patent ganz oder teilweise Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen sein können (vgl. hierzu Abschnitt 5).
Unter einer Erfindung versteht man eine auf individueller Leistung beruhende Anwendung einer technischen Idee mit fortschrittlicher Wirkung. Ein Patent erteilt einem Erfinder eine vom Staat erteilte ausschließliche Befugnis, seine Erfindung gewerblich anzuwenden.
2. Rechtsgrundlage des Lizenzvertrages
Rechtsgrundlage der Lizenzierung ist ein Vertrag zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer. Im Lizenzvertrag wird die Einräumung von Nutzungsrechten an Schutzrechten geregelt. Vertragsgegenstand sind die Rechte des Lizenzgebers und -nehmers, die im Rahmen eines vereinbarten Austauschs definiert werden.
| Rechtsgrundlagen des Lizenzvertrages: | |||
|---|---|---|---|
| Gesetz | Übertragung | Lizenzvertrag | Besonderheit |
| Patent (PatG) | § 15 Abs. 1 | § 15 Abs. 2 | |
| Gebrauchsmuster (GebrMG) | § 22 Abs. 1 | § 22 Abs. 2 | |
| Muster (GeschmMG) | § 3 | § 3 | |
| Marke (MarkenG) | § 27 | § 30 | |
| Geschäftliche Bezeichnung | Rspr. | Rspr. | Übertragung nur zusammen mit Geschäftsbetrieb |
| Urheberrecht (UrhG) | §§ 28, 29, 30 | §§ 31-44 und Spezialgesetze | Keine rechtsgeschäftliche Übertragung möglich |
Beim Abschluss eines Lizenzvertrages besteht prinzipiell Vertragsfreiheit. Der Lizenzvertrag ist ein Vertrag eigener Art, der sich nicht unter die Vertragstypen des BGB einordnen lässt. Mögliche vertragliche Lücken müssen durch das allgemeine Vertragsrecht oder in Anlehnung an die Rechtsprechung ergänzt werden.
Ein rechtsgültiger Lizenzvertrag endet nur durch Kündigung oder Ablauf der im Vertrag vereinbarten Frist. Es ist die Pflicht des Lizenznehmers darauf zu achten, ob das vertragsinhaltliche Schutzrecht besteht.
Das Bestehen des Schutzrechtes ist bei ungeprüften Schutzrechten unsicher, ebenso kann es z. B. rückwirkend beseitigt werden. Letzteres bedeutet, dass der Bestand eines geprüften Schutzrechtes gleichermaßen unsicher ist. In diesem Fall wird der bestehende Schutzvertrag jedoch nicht rückwirkend beseitigt. Er lässt sich aber nach Prüfung der Geschäftsgrundlage an die neuen Verhältnisse anpassen.
3. Inhalt und Schranken des Lizenzvertrages
Durch den Lizenzvertrag kann die Nutzung des Schutzrechtes inhaltlich, räumlich und zeitlich beschränkt werden. Ebenso können sonstige Schranken vereinbart sein:
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Eine inhaltliche Beschränkung liegt vor, wenn der Lizenzvertrag nur eine Nutzungsart oder mehrere Nutzungsarten erlaubt, die nach den Gesetzen möglich sind. So kann dem Lizenznehmer z. B. erlaubt werden, den Schutzrechtsgegenstand nur in Verkehr zu bringen, nur zu vervielfältigen oder nur zu benutzen.
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Mit einer räumlichen Beschränkung kann im Lizenzvertrag ein Nutzungsrecht für ein Land, Bundesland, Region o. Ä. vereinbart werden. Der Lizenznehmer darf dann nur innerhalb dieses räumlichen Bereiches das Schutzrecht nutzen.
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Im Rahmen einer persönlichen Beschränkung wird vereinbart, dass nur der Vertragspartner (Lizenznehmer) den Schutzrechtsgegenstand benutzen darf. Eine persönliche Beschränkung wird bei der einfachen Lizenz angenommen, bei der ausschließlichen Lizenz muss sie vereinbart werden (vgl. Abschnitt 5).
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Bei einer zeitlichen Beschränkung endet der Lizenzvertrag in jedem Fall mit Ablauf des Schutzrechtes. Die Vereinbarung kann bis zum Ablauf der Schutzdauer des Schutzrechtes vereinbart werden, jedoch auch für eine kürzere Dauer.
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Durch Vertrag können weitere sonstige Schranken vereinbart werden, beispielsweise eine mengenmäßige Beschränkung.
4. Pflichten der Vertragspartner
Die Pflichten der Vertragspartner ergeben sich entweder aus der Natur des Lizenzvertrags oder aus den vertraglichen Vereinbarungen.
Die Hauptverpflichtung des Lizenznehmers besteht in der Zahlung der Lizenzgebühren sowie die Kostenübernahme für die Lizenzierung von Schutzrechten, Schutzrechtsanmeldungen und Know-how. Ferner kann eine Ausübungspflicht bestehen. Neben der Nichtangriffsklausel bei Patentlizenzverträgen können als Nebenpflichten so genannte Bezugspflichten, Weiterentwicklungspflichten und Markierungspflichten in Betracht kommen. Die Pflicht zur Geheimhaltung ist ebenfalls ein wichtiger Vertragsbestandteil.
Die Hauptverpflichtung des Lizenzgebers besteht in der Lizenzierung des Vertragsgegenstands und in der Gewährleistung für die lizensierten Schutzrechte sowie bei Patentlizenzverträgen in der Verpflichtung zur Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung der lizenzierten Schutzrechte. Diese Verpflichtung ist dem Lizenznehmer nur im Fall der ausschließlichen Lizenz als Nebenpflicht aufgebürdet. Die Verfügbarmachung sowie die Aufrechterhaltung des Geheimnisschutzes stellt bei Know-how-Lizenzverträgen eine Hauptverpflichtung des Lizenzgebers dar.
Als beiderseitige Verpflichtungen von Lizenzgeber und Lizenznehmer sind gewöhnlich der Austausch von Schutzrechten und Know-how, die Behandlung von Leistungsstörungen und schließlich die Pflichten nach Vertragsende vertraglich geregelt.
4.1 Zahlung von Lizenzgebühren
Als Gegenleistung für die Lizenzerteilung hat der Lizenznehmer in der Regel Lizenzgebühren an den Lizenzgeber zu bezahlen. Gebührenfreie Lizenzen können vereinbart sein. In diesem Fall besteht die Gegenleistung in Form einer Übertragung oder Verfügbarmachung von Erfindungen, Patenten, Patentanmeldungen, Verbesserungen oder Know-how.
| Lizenzgebühren: | Beschreibung: |
|---|---|
| Umsatzlizenzgebühr (turnover royalties) | Bei der Umsatzlizenzgebühr wird der Lizenzgeber am Umsatz der von ihm lizenzierten Vertragsprodukte beteiligt, unabhängig vom Ertrag. Sie stellt die häufigste Form der Gebührenzahlung dar. |
| Festlizenzgebühr (entrance fee, lump sum) | Unter der Festlizenzgebühr, die man auch als Eintrittsgeld bezeichnet, versteht man einen pauschalen, fest bezifferten Betrag, der den „Kaufpreis“ für die Lizenzerteilung darstellt. |
| Optionsgebühr (option fee) | Die Optionsgebühr wird im bestehenden Lizenzvertrag festgelegt, wenn das sachliche, örtliche, persönliche oder zeitliche Vertragsgebiet oder der Charakter als einfacher oder ausschließlicher Lizenz verändert werden soll. |
| Mindestumsatzlizenzgebühr (minimum turnover royalties) | Mindestumsatzlizenzgebühren werden zur Absicherung von Umsatzlizenzgebühren, also von Stücklizenzen, Wertlizenzen oder Gewinnlizenzen vereinbart. Der Lizenznehmer trägt das Risiko, ob er die Mindestlizenz verdienen kann. |
| Gebührenfreie und unentgeltliche Lizenz (Gratis- oder Freilizenz) | Die Gegenleistung des Lizenznehmers besteht normalerweise entweder in der Zahlung der Lizenzgebühren (entgeltlich) oder in der Erbringung anderer Gegenleistungen (gebührenfrei). Die Lizenzgebühr ist grundsätzlich eine Geldzahlung. Unentgeltlich ist die Lizenzerteilung dann, wenn überhaupt keine Gegenleistung des Lizenznehmers erfolgt. |
Kann oder will der Lizenznehmer die Lizenzgebühr ganz oder teilweise nicht mehr erbringen, so kann der Lizenzgeber seinerseits auf die Erbringung seiner Leistung – also die Erteilung der Lizenz – ebenfalls verzichten. Bei kontinuierlicher Nichterbringung der Leistung hat der Lizenzgeber das Recht, den Lizenzvertrag zu kündigen, selbst wenn dies im Vertrag nicht explizit geregelt sein sollte.
4.2 Ausübungspflicht
Erhält ein Lizenznehmer Exklusivrechte, kann sich daraus laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs eine Ausübungspflicht ergeben (Entscheidung vom 20. Juli 1999 – Az.: X ZR 121/96). In dem Richterspruch heißt es konkret: „Wenn der Schutzrechtsinhaber einem Dritten das ausschließliche Nutzungsrecht verschafft, entsteht in der Regel eine Ausübungspflicht des ausschließlichen Lizenznehmers. Inhalt, Umfang und Fortbestand der Pflicht stehen jedoch unter dem Vorbehalt der Zumutbarkeit und sind von dem Tatrichter unter Abwägung der Umstände des Einzelfalls zu bestimmen.“
Der Lizenzgeber soll durch diese Bestimmung insofern geschützt werden, als der Lizenznehmer auch mit der Zahlung einer Mindestlizenzgebühr nicht selbst frei darüber entscheiden darf, ob er die Erfindung benutzen will oder nicht.
Bei der einfachen Lizenz ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass der Lizenznehmer ohne ausdrückliche vertragliche Vereinbarung keine Pflicht zur Ausübung des Nutzungsrechts hat. Eine solche kann allerdings auch für einen einfachen Lizenzvertrag vereinbart werden. Ferner ist es möglich, die Zahlung einer Mindestlizenzgebühr oder die Kündigungsmöglichkeit für den Lizenzgeber zu vereinbaren, wenn bestimmte Umsatzzahlen nicht erreicht werden.
Hinweis:
Die Vereinbarung einer Ausübungsverpflichtung bei der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz ist stets zu empfehlen, weil der Lizenznehmer sonst die Möglichkeit hätte, ein Produkt vom Markt fern zu halten, das seinem eigenen Produkt Konkurrenz macht. Anders als bei der einfachen Lizenz gilt bei der ausschließlichen Lizenz nach der Rechtsprechung im Zweifel die Pflicht zur Ausnutzung des Patents. Bei der einfachen Lizenz gilt dies selbst dann nicht, wenn eine Stück- oder Umsatzlizenz oder eine relativ hohe Mindestlizenz vereinbart ist.
Die Vereinbarung einer Mindestlizenzgebühr soll insbesondere verhindern, dass Unternehmen Patente als Defensivrechte erwerben, um auf preiswerte Art Konkurrenz zu verhindern und zugleich fortschrittliche Weiterentwicklungen, deren Einführung eventuell kostspielig ist, zu blockieren.
5. Formen des Lizenzvertrages
5.1 Einfache Lizenz
Der Lizenznehmer hat bei der einfachen Lizenz nur ein Nutzungsrecht, aber kein Verbotsrecht gegenüber Dritten. Sie ist im Allgemeinen betriebs- und personenbezogen und kann daher vom Lizenznehmer nicht weiter übertragen werden. Allerdings können nach vorheriger Vereinbarung Unterlizenzen im Rahmen des Lizenzvertrages eingeräumt werden.
Die einfache Lizenz stellt eine schuldrechtliche Verpflichtung des Lizenzgebers dar, mit der er die Nutzung einer Erfindung durch den Lizenznehmer erlaubt. Sie hindert ihn jedoch nicht daran, weitere einfache Lizenzen oder eine ausschließliche Lizenz zu vergeben. Der Lizenznehmer kann Ansprüche gegen Dritte auf Schadensersatz nur geltend machen, wenn diese vom Lizenzgeber auf den Lizenznehmer übertragen wurden.
5.2 Ausschließliche Lizenz
Bei der ausschließlichen Lizenz hat der Lizenznehmer neben dem Nutzungsrecht auch ein Verbotsrecht. Er tritt im Umfang des Vertrages an die Stelle des Lizenzgebers. Dieser kann sich einerseits verpflichten, im Vertragsgebiet keine weiteren Lizenzen zu erteilen (Alleinlizenzklausel) oder darüber hinaus sich im Lizenzgebiet der Benutzung der Erfindung zu enthalten (Alleinbenutzungsklausel).
Mit der ausschließlichen Lizenz wird dem Lizenznehmer eine dem Sachenrecht vergleichbare dingliche oder absolute Rechtsstellung gewährt. Es ist sogar möglich, den Lizenzgeber selbst von der Benutzung des Vertragsgegenstandes auszuschließen, sodass außer dem Lizenznehmer niemand die Erfindung wirtschaftlich nutzen kann. Darüber hinaus steht ihm i. d. R. als ausschließlich Berechtigtem auch das Recht zu, Unterlizenzen zu erteilen.
5.3 Entwicklungs- und Nachbaulizenz
Eine Entwicklungslizenz verschafft dem Lizenznehmer das Recht, die Vertragsprodukte selbst zu entwickeln, insbesondere auch eigene Schutzrechte und eigenes Know-how zu erarbeiten. Demgegenüber ist unter einer Nachbaulizenz eine Lizenz zu verstehen, die es dem Lizenznehmer gestattet, nach exakten Plänen, Zeichnungen und Modellen des Lizenzgebers die Vertragsprodukte herzustellen. Der Lizenznehmer trägt hierbei zwar keinerlei Entwicklungsrisiko, muss sich jedoch andererseits auf den Nachbau des vom Lizenzgeber entwickelten Vertragsproduktes beschränken und sich diesem anpassen. Meistens werden Nachbaulizenzen vergeben, wenn der Lizenzgeber keine eigenen Fertigungskapazitäten mehr hat oder wenn er einen speziellen Markt oder eine spezielle Region nicht selbst bedient.
5.4 Herstellerlizenz
Eine Lizenzerteilung erfolgt im Rahmen der Herstellerlizenz für die Herstellung und den Vertrieb des Vertragsproduktes. Allerdings ist es durchaus möglich und auch üblich, die Lizenzerteilung auf die bloße Herstellung zu beschränken.
Eine Herstellerlizenz wird z. B. vereinbart, wenn dem Lizenzgeber die notwendige Herstellungskapazität fehlt oder die Fertigungskosten beim Lizenznehmer erheblich unter denen beim Lizenzgeber liegen.
5.5 Vertriebslizenz
Ebenso kann eine Lizenzerteilung auch nur für den reinen Vertrieb des Vertragsproduktes erfolgen, das dann vom Lizenzgeber oder einem Dritten hergestellt wird. Unter Vertrieb fällt sowohl das Anbieten als auch das Inverkehrbringen und Gebrauchen. Beim Gebrauchen kann man weiter zwischen der Benutzung eines patentierten Vertragsproduktes (Sachpatent) und der Benutzung eines patentierten Verfahrens differenzieren. Im letzten Fall ist der Lizenznehmer lediglich mit der wirtschaftlichen Verwertung betraut und nicht mit der technischen.
5.6 Unterlizenz
Eine Unterlizenz ist ein rechtlich in sich selbstständiger Vertrag. Lizenziert werden können außer Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechten auch Know-how auf dem „sachlichen Vertragsgebiet“. Der Arbeitsbereich des Unterlizenzvertrags kann gleich oder kleiner als der des Hauptvertrags sein.
Die Vergabe von Unterlizenzen durch den ausschließlichen Lizenznehmer ist im Zweifel zustimmungsfrei, da der Lizenzgeber keine weiteren Lizenzen vergeben kann und alle inhaltsbezogenen Interessen, insbesondere bei den Gebühren, den Schutzrechten und dem Know-how sowie der Kontrolle, durch den Lizenzvertrag abgedeckt sind. Demgegenüber bedarf der einfache Lizenznehmer grundsätzlich der Zustimmung des Lizenzgebers zur Vergabe von Unterlizenzen.
5.7 Sonstige Lizenzarten
Eine Betriebslizenz ist eine Lizenz, die inhaltlich an einen bestimmten Betrieb oder Betriebsteil gebunden ist. Sie darf deshalb nur im Rahmen dieses Betriebs ausgeübt und nur zusammen mit diesem übertragen werden. Sie erlischt spätestens mit der endgültigen Aufgabe des Betriebes.
Eine Konzernlizenz ist eine besondere Form der Unterlizenz, bei der alle mit dem Lizenznehmer verbundenen Konzernunternehmen über diesen lizenzmäßig berechtigt und verpflichtet sind. Sie wurde vor allem durch die Arbeitsteilung in Konzernen erforderlich.
Die Montagelizenz besitzt eine gewisse Ähnlichkeit mit der Nachbaulizenz, unterscheidet sich jedoch in gewissen Punkten. Hauptinhalt dieser Lizenzform ist es, das Vertragsprodukt durch den Lizenznehmer nach Unterlagen, Beschreibungen, Zeichnungen und Modellen des Lizenzgebers herzustellen und entweder selbst zu vertreiben oder an den Lizenzgeber zu liefern.